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摘 要：
研究了美国专利制度中由新颖性衍生出非显而易见性的历史及原因, 并分析了随后在创新性评价中新颖性与非显而易见性逐步分离细化的过程, 最后结合上述事实和结论尝试探讨了新颖性和非显而易见性在创新性评价中各自的作用和优劣。
关键词：
美国专利法; 中国专利法; 新颖性; 创造性; 非显而易见性; 演变;
作者简介：谭天 (1983-) , 男, 汉族, 北京人, 硕士研究生, 北京集佳知识产权代理有限公司, 专利代理人, 研究方向:专利法。
自1790年颁布第一部专利法以来, 专利制度在美国业已经历了200多年的发展和演变, 通过长期不懈的的理论探索和司法实践, 时至今日已成为十分成熟的制度体系。纵观世界专利制度的发展史, 虽然美国并不是现代专利的诞生地, 但其在英国殖民者影响下建立专利制度以后便迅速成为世界范围内专利制度和理论的主导者和先行者, 无论是最早成立了统一审查和管理专利的政府部门, 还是最先采用了实质审查制度, 无论是首创了“非显而易见性”的创新性判断模式, 还是一度笃定的坚持“先发明制”的新颖性判断标准, 这些都充分证明了美国在专利制度方面的特色和先进性。
另一方面, 在专利法体系中, 新颖性和非显而易见性 (或称创造性) 是获取专利权基本的、也是最重要的条件, 一项发明只有在满足新颖性和非显而易见性的前提下, 才能有效激励创新, 促进科学技术的进步与发展。因此, 理清新颖性和非显而易见性彼此在创新性评价中的关系和作用, 对于确定创新性评价的标准、协调好为鼓励创新而授予的专利垄断权与群众乃至国家的利益间的关系, 具有重要的意义。
综上, 本文以美国专利制度中新颖性、非显而易见性的发展历史和二者的关系为研究对象, 探讨二者在专利创新性评价中的优劣和作用, 以期为我国专利创新性评价提供借鉴[1]。
一、新颖性衍生出非显而易见性的历史及原因
美国专利法的创制源于宪法赋予国会的权力, 其必须要遵循宪法宗旨中“促进…实用技艺的发展”的明确限定。因此, 美国专利法自创制始, 就要求专利申请必须具有实用性和新颖性。
在美国第一部专利法颁布之初, 专利申请量很小, 1790-1793年期间, 依据1790年法案授权的专利, 仅有55项, 加之新颖性的评价体系还不规范和完善, 作为最初“审查员”的国务卿、作战部长和司法部长3位国家高级领导还勉强可以通过讨论、调研等方式来确定该申请是否满足新颖性这个可授予专利权的条件。然而此后, 随着美国人在追求知识产权方面权利的狂热, 以及科技发展速度的不断加快导致专利所涉及的技术领域越来越细化, 成立了专门的审查机构。
美国19世纪中期后的司法实践进一步说明了上述新颖性评价所面临的困境:
首先, 是霍奇基斯案, 其专利申请涉及一种改进的球形把手的制造方法, 其与现有技术的不同之处仅在于, 在把手和金属长柄组成的结构中, 采用了粘土制备的把手, 替换了木头或者金属制备的把手;而法院认定, 一件物品如果仅仅是材料的替换, 而没有相应地其他的配合组成, 或者新的制备模式或者制备流程, 则这样的申请不属于发明。可见, 在新颖性独自承担创新性评价重任之初, 对于新颖性的理解绝不仅仅是与现有技术字面的严格相同, 而是其也涵盖了与现有技术具有区别的情况。
然而, 虽然自霍奇基斯案以来, 法院一直遵循其缺乏专利新颖性的司法先例, 但100多年的司法和审查实践表明, 如何标准一致的来有效确定满足新颖性要件是十分困难的。因此, 人们对于一项专利申请的授权和授权后的权利的有效性都缺乏稳定的预期。
正是基于上述问题, 美国国会在总结了霍奇基斯案以来100多年的司法实践后, 提出了“非显而易见性”的概念, 来替换之前在司法和审查中一直使用的“发明”, 以便在判断是否可取得专利和已取得专利有效性时, 具有更多的稳定性和可预期性, 并随后在1966年的格雷厄姆案中对于非显而易见性的实施作出了解释和判决, 以有效指导之后的司法和审查。
二、新颖性与非显而易见性的脱离及分工细化[2]
具体看看自非显而易见性诞生前后到二者完全脱离过程中, 司法判例以及审查指南中新颖性和非显而易见性相关章节 (即“依据现有技术驳回部分”) 的变化:
(一) 1949年之前, 审查指南中仅提及了“权利要求相对于现有技术不是新的以及可专利的予以驳回”的情况。毫无疑义, 这一阶段审查员在进行创新性的审查时, 完全是仅依据新颖性标准来作出授权或驳回决定的。
(二) 1949年11月版指南, 在前版内容的基础上, 增加了“权利要求相对于现有技术不包含发明的予以驳回”的情况, 然而对于“不包含发明”具体的含义, 仍旧没有进一步详细深入的限定。
(三) 1951年12月版指南, 在前版内容的基础上, 对于“权利要求相对于现有技术不包含发明的予以驳回”的情况进行了进一步的解释, 即“相对于现有技术不包含发明”是指“相对于现有技术是可预见的”, 可以说是在进一步对新颖性标准来进行解读和限定, 以使得用新颖性来评价创新性时更为规范和客观。在随后的司法实践中, “可预见性”被反复地解释以使其含义更加明确:例如, 在“215U.S.P.Q. (BNA) 979”判例中对于“可预见性”的标准作出如下解释, “除了非实质的差别, 发明包含了与现有公开或专利相同的全部元素, 并以相同的方式运行以实现同样的功能”;而“20U.S.P.Q.2D (BNA) 1746”判例中则对“可预见性”作出如下解释, “可预见性规则中适度的灵活性是指权利要求中除普通技术知识之外的每一个元素都出现在一篇文献中”。
(四) 随后, 虽然在1952年修改了专利法, 但审查指南中的相关规定一直没有变化, 直到1964年11月版, 才首次在指南中“依据现有技术驳回部分”提出“权利要求相对于现有技术既不满足102条新颖性的要求, 也不满足103条非显而易见的要求的予以驳回”。可见, 此时依据一篇文献评价创新性时, 存在适用102条或103条的选择问题, 而选择的关键在于相对于该篇文献, 未被其公开的内容是“可预见的”还是“显而易见的改进”。
(五) 在之后很长一段时间, 指南中对于二者的规定只是略作调整和细化, 诸如规范标准语段等。直到1995年9月, 审查指南最终将二者的界线清晰划分, 即“依据102条中可预见的进行驳回时, 一篇现有技术必须通过明示或暗示而教导了权利要求的每一方面;任何未被直接教导的特征必须是其固有存在的”。
(六) 直到1995年9月, 审查指南最终将二者的界线清晰划分, 即“依据102条中可预见的进行驳回时, 一篇现有技术必须通过明示或暗示而教导了权利要求的每一方面;任何未被直接教导的特征必须是其固有存在的”。同时还删除了“依据现有技术驳回部分”中的子章节“公知技术”部分, 这也从另一方面反应出由于对新颖性驳回中“可预见的”情况进一步严格的限定, 已经不需要“公知技术”的相应解释来与“可预见的”相配合。随后的判例确认了指南中的这一改变:“50U.S.P.Q.2D (BNA) 1910”有着与前面提到的“31U.S.P.Q.2D (BNA) 1671”近似的技术情况, 指出“可预见的应该满足一篇文献公开了权利要求中的每一个限定” (即严格的字面相同) , 而后者则巡回法庭则维持了专利局关于“可预见的而不具有新颖性的”判决, 指出“一篇现有技术 (评价新颖性时) , 必须与本领域普通技术人员的知识结合在一起考虑”。
三、新颖性和非显而易见性在创新性评价中各自的作用和优劣
(一) 二者在创新性评价中各自承担的作用
由第三部分的分析可知, 在非显而易见性诞生之后、二者彻底划清界线之前, 新颖性和非显而易见性在创新性评价中都曾各自承担了相应的作用。
首先来看新颖性 (102条) , 由前面的分析可知, 依据新颖性予以驳回的情况大体分为两种, 一种是专利申请的权利要求的技术特征完全被一篇现有技术所公开的情况 (即我们通常认为的严格字面相同) , 毫无疑问, 这是不恰当地想要将属于公众已有的技术来取得专利的垄断权, 显然与专利制度的创制初衷相悖而不可能获得专利权, 此时可以认为其仅仅是涉及到创新性评价中的“新”而并未达到需要判断“创”的程度;而另一种则是可被一篇现有技术完全预见的情况, 此时专利申请的权利要求与一篇现有技术公开的内容比较, 允许存有非实质性的差别 (即我们通常认为的实质相同) , 其中“非实质性的差别”可以进一步解释为“普通技术知识”或者“公知技术”。
而如前讨论过的, 非显而易见性也涉及两种情况, 第一种是“需要对一篇文献加以改进”的情况, 另一种是“将一篇文献与另外一篇或多篇相结合”的情况, 这两种情况显然都是针对创新性中的“创”字所进行的评价。
(二) 二者在创新性评价中优劣的比较
毋庸置疑, “非显而易见性”在判断创新性的客观性和标准一致性方面明显优于“新颖性”, 而这也正是美国专利发展过程中由“新颖性”衍生出“非显而易见性”的根本原因。但凡事有利有弊, 相比于“新颖性”, “非显而易见性”在判断专利申请创新性时的不足也是十分明显的, 这主要表现在以下几个方面:
第一, 由于天生的“客观性”, 加之随后发展中的层层加码, 使得“非显而易见性”在操作过程中标准过于僵化和严格, 在评价创新性时被束缚了手脚, 削弱了专利局和法院阻止不当申请授权和无效不当专利的作用, 但这些年的经验表明, 此前的担心并非多余, “非显而易见性”在实际应用中的问题暴露的越来越明显, 美国司法界也已充分意识到这一点, 这也正是美国联邦最高法院提审KSR案的主要原因。
第二, 由于二者面对的法律程序不同, 使得二者在审查和诉讼阶段面临的问题明显不同。在审查阶段的举证方面, 新颖性由于是审查员提出了专利申请是可以被一篇文献完全预见到的, 根据审查指南的规定, 其无需对其所认定的“可预见性”或者说“公知常识”进行举证, 除非遭到申请人的质疑并且审查员也认为有必要进行举证, 相反申请人则负有举证责任以说明其申请与对比文件之间的差异。
第三, 有一些特定情况的申请是“非显而易见性”鞭长莫及而“新颖性”处理则游刃有余的。
四、结论
可见, “新颖性”自专利法创制始, 就全部或部分承担了创新性评价的职责, 只是出于客观性、规范性等需要, 才在其基础上衍生出“非显而易见性”;并且, “新颖性”和“非显而易见性”的脱离并非一蹴而就, 而是经历了几十年的漫长历程, 其间由新颖性和非显而易见性共同承担创新性评价的职责。
参考文献
[1]杨利华.美国专利法史研究[M].北京:中国政法大学出版社, 2012.4.
[2]管荣齐.发明专利的创造性[M].北京:知识产权出版社, 2012.5.
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