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摘要 ：涉外定牌加工是我国对外贸易的重要组成部分，为我国出口型经济发展建设作出了长 足的贡献，但涉外定牌加工却一直存在境内注册商标与境外注册商标相冲突的现实法律问题。我 国理论界和实务界对涉外定牌加工中商标贴附行为的法律性质界定上长期是百家争鸣之态。解决 涉外定牌加工中商标贴附行为的定性问题，要避免涉外定牌加工模式特殊性因素给法律定性带来 的蒙蔽，应回归到对商标侵权法律构成要件的一般规定中去，坚持商标地域性基本原则，认定境 内贴附行为与商标性使用行为之间的关系， 以期在类案中作出恰当的裁判。
涉外定牌加工是指境外注册商标权人选择授 权某一国的国内企业代工生产贴附有境外注册商 标的产品，在生产完成后将该产品运往境外注册商 标人所在国进行销售的商业模式。在该模式中， 境外注册商标与境内注册商标存在相同或相似 的可能性，且境外注册商标的贴附行为发生的国 内，贴附的产品亦存在相同或相似的可能性，由 此引发了诸多境内商标注册权人与境内代加工企 业之间的侵害商标权纠纷案件。由于涉外定牌加 工的特殊性，实务界和理论界对是否侵权的争论 一直存在。
一、涉外定牌加工商标侵权判定之争
2001 年“ 某克运动品牌滑雪夹克案”( 以下 简称“ 滑雪夹克案”) 被视为涉外定牌加工商标 纠纷第一案。该时期的《 中华人民共和国商标法 》 ( 以下简称《商标法》) 并未就商标法意义上的商 标使用进行规定，即并不要求商标的使用发挥识 别商品来源的功能。该案中法院并不以商标是否 发挥识别商品来源作用为标准，而是以贴附行为 符合商标性使用的行为外观，即符合形式意义上 商标的使用进而认定代工者构成侵权。此种裁判 观点引发了理论界的巨大争议，在 2013 年《商标 法 》第三次修订背景下，法院对该类案件的判决 依据逐渐转变到商标性使用的实质要件判断上， 倾向认为涉外定牌加工中商标的贴附行为不会在 境内发挥识别商品来源的功能，不符合商标性使 用的实质性要求，以此为依据认定代工者不构成 商标侵权。2019 年，“ 某田摩托车生产厂商涉外定 牌加工案 ”( 以下简称“ 摩托车案”) 中，最高人 民法院在判决说理部分对商标性使用的实质构成要件作出了进一步解释，认为商标识别商品来源 功能的发挥包括实际发生与可能发生两类情况， 代工者商标贴附行为具有识别商品来源的可能 性，应属于商标性使用。
最高法意在通过摩托车案纠正涉外定牌加工 类案件不侵犯商标权的裁判现状，即涉外定牌加 工类商标侵权案件应当去表窥里，是否构成侵权 不受涉外定牌加工表象所左右，而应回归到商 标侵权一般规则中去。在审判决说理部分，最高 法也秉持了商标侵权认定的一般规则，首先对摩 托车商标贴附行为进行定性，在认定其构成商标 性使用的基础上，通过对相关公众范围的重新界 定，进而认定其存在混淆可能性，最终判定代工 者构成侵权。可以看出，解决涉外定牌加工类案 件侵权与否的关键，在于对涉外定牌加工中商标 贴附行为的本质特征及法律属性的具体认定，而 非对涉外定牌加工这种特殊商业模式侵权与否的 法律判断。
二、涉外定牌加工侵权判定要点问题
从近二十年来涉外定牌加工侵害商标权纠纷 案件的梳理可以总结出司法机关对侵权判定的要 点主要经历了四次变化。
( 一 ) 滑雪夹克案判定要点
在滑雪夹克案中，深圳市中级人民法院基于 《 商标法 》( 1993 年修订版 )， 认为该案中商标贴 附行为满足商标性使用的形式要件，应认定为商 标性使用，并以此判定商标侵权成立。[1] 2013 年 第三次修正前的《 商标法 》并未将“ 用于识别商 品或服务来源 ”规定为商标性使用行为的实质性 构成要件，故仅从形式要件对商标性使用的判定模式因法律修改而不再适用，故本文不再将其作 为讨论对象。
( 二 ) 某环挂锁案判定要点
在某环挂锁再审案中，最高法将 2013 年《商 标法 》关于“ 识别商品来源 ”的规定视为对 2002 年《 中华人民共和国商标法实施条例 》中商标使 用规定的解读，并基于商标识别商品来源功能的 前提是产品处于商业流通环节才有实现其功能的 可能性，被告将代工产品全部销往海外，在境内 不具有发挥识别商品来源的可能，由此认定不构 成商标性使用。本案裁判要点中对商标性使用认 定由形式要件转变到实质要件上，但在认定逻辑 方面存在缺陷。识别商品来源功能是商标性使用 的实质要件，对商标侵权案件的裁判均以是否构 成商标性使用为逻辑起点，在此基础上再对混淆 可能性进行判定。本案判决说理部分，以案涉产 品全部销往海外为由认定在境内不发生识别商品 来源功能，实际上将混淆可能性作为逻辑起点， 以此推出非商标性使用的结论，在逻辑上存在本 末倒置的缺陷。
( 三 ) 某风柴油机案判定要点
某风柴油机案 ( 以下简称“ 柴油机案”) 中， 最高人民法院在判决中梳理了商标识别商品来源 功能与混淆可能性之间的关系，即代工产品在境内 不发生识别商品来源功能，不具有对商品来源产 生混淆的可能。此外，代工者已尽合理注意义务 ， 未给商标权人造成实质性损害，不构成商标侵权。 该案中，混淆可能性是否可以作为涉外定牌加工 商标侵权构成要件有待商榷。根据现行《商标法》 第五十七条第一项规定的侵权认定中，并未考虑是 否存在混淆可能性，只需满足商标性使用要件即构 成侵权。只有在相同产品相似商标、相似产品相同 或相似商标类案件中，才需考虑有无混淆可能性 问题。由此可见，混淆可能性要件在商标侵权案件 中并不具有普适性。此外，混淆可能性是基于商标 性使用的结果进行判断，在判断上有着严格的顺序 限制。
( 四 ) 摩托车案判定要点
摩托车案中，最高人民法院的判定依据是在 商标性使用和混淆可能的一般商标侵权认定模 式下，对商标性使用的实质要件和相关公众的范 围重新解读，以此认定该案中商标贴附行为属于 商标性使用，涉案商标可能导致相关公众混淆， 代工者构成商标侵权。[2] 通过梳理，本案的侵权 判定要点主要包括：一是对商标性使用实质要件 的重新解读，即商标使用不要求实际发挥识别商 品来源之功能，只要符合形式要件且具有识别商 品来源的可能性就属于商标性使用;二是对相关公众范围的重新界定，认定运输者、赴海外的中 国游客、案涉商品回流国内市场的相关消费者， 存在接触案涉商品而产生混淆的可能。该案的判 定要点着重于对商标性使用实质要件的解读，识 别商品来源效果由实际发生标准转变为可能发生 标准，在认定商标性使用的前提下再对混淆可能 性进行判断。该案中对商标性使用实质要件的解 释，一定程度上造成了商标保护范围的扩张，对 相关公众范围的界定，也存在违背商标地域性原 则之嫌。
从司法机关对涉外定牌加工商标侵权判定要 点的四次变化可以看出，对商标性使用的认定标 准，经历了形式符合标准到形式和实质双符合标 准的转变。
三、涉外定牌加工贴附行为与商标性使用
现行《商标法 》对商标性使用规定的前半部 分属于形式要件，后半部分属于实质要件，导致 涉外定牌加工商标侵权案件不同裁判主要源于对 实质要件的不同理解。
( 一 ) 商标性使用的形式要件与实质要件
商标性使用的构成要件规定在《商标法 》第 四十八条中，既包括在形式上要求满足商标使用 的各类行为，同时要在实质上满足用于识别来源 之功能。在商标侵权认定过程中，因商标使用行 为外观具有客观性，对商标性使用形式要件进行 判断易于操作，但商标性使用的实质要件具有一 定的抽象性，在认定上存在一定难度。理论界在 实质要件的理解上存在不同主张，有学者认为， 商标使用符合商标性使用的形式要件，但实际上 未发生商标性使用所意图达到的识别效果，不能 以可能发生的效果作为商标性使用的判断标准， 否则将不当扩大商标性使用的范围进而不当扩大 商标侵权范围。亦有学者认为，用于识别商品来 源既包括形式上的使用商标行为实际上产生的识 别来源作用，也包括可能发挥的来源识别作用。[3] 持此理论的学者更多的是基于商标侵权认定中应 当对识别商品来源功能在解释论上作弱化处理的 考虑。
笔者认为，对商标性使用实质性要件的理解 应符合一致性要求。就商标维持而言，严格对商 标性使用的实质要件进行解释，即要求实际发生 识别商品来源作用，有利于规制商标权人为维持 商标而象征性使用商标的行为。就商标侵权认定 而言，商标专用权并非绝对的排他权，不能排斥 他人对商标标志的符号性使用行为。其理论基础 在于符号性使用并不会破坏商标的信息传递和 商誉展示功能，因而应排除在商标侵权之外。同 理，涉外定牌加工中商标贴附行为在境内未实际发挥识别来源功能意味着未产生损害，应属于符 号性使用行为，不能通过对商标性使用实质要件 做扩大解释，生硬地将识别来源的可能作为贴附 行为符合商标性使用的理论依据。因此，将商标 性使用实质要件认定为实际发挥识别商品来源功 能更为妥帖。
( 二 ) 涉外定牌加工商标贴附行为性质认定
如前文所述，在商标侵权认定中，混淆的可能 性是基于构成商标性使用的前提而言进行判断， 因此是否造成混淆不是商标侵权判定的首要问 题。涉外定牌加工案件侵权与否的核心是代工者 的商标贴附行为是否构成商标性使用。
涉外定牌加工中境外注册商标系在境外发挥 其识别功能而非境内，对其特殊性应当单独作出 法律评价。第一，商标权的功效在于识别商品来 源，《商标法 》排斥以识别商品来源为目的的使 用行为而非对商标标志符号性使用;第二，境外注 册商标其发挥识别商品来源功效的领域范围是境 外，并不会对境内注册商标识别商品来源功能造 成损害;第三，商标贴附性使用行为在境内不会产 生与境内注册商标权人之间的竞争，亦不会损害 其商誉和市场份额。因此，涉外定牌加工商标贴 附行为的性质应是对商标标识符号性使用行为而 非商标性使用。
四、涉外定牌加工贴附行为与商标地域性
商标的地域性原则是基于《保护工业产权巴 黎公约 》中对商标独立性的规定，即商标权仅及 于缔约国内。同一商标可以在不同国家申请注册 商标并以此获得该国领域内对商标权的保护。 就涉外定牌加工类案件是否侵权的判定，应遵循 地域性原则，仅就境内发生的事实为基础作出判 定。[4]
( 一 ) 商标侵权认定不应突破地域性原则
摩托车案中，最高法关于相关公众有接触案 涉商标的可能性进而认定具有混淆可能性的做法 值得商榷。对相关公众范围的界定规定在《最高 人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若 干问题的解释 》第八条中，相关公众包含两类主 体，一类是有关消费者，另一类是与营销有关的经 营者，除此之外，都非商标法意义上的相关公众。 摩托车案中，最高法将运输环节的经营者纳入相关 公众的范围并不妥当，对于与营销密切相关的经 营者应作文义解释，即与商品的经营与销售有关 的经营者，运输者并非商品的经营者与销售者，不 应纳入商标法意义上的相关公众的范围之内。此 外，将境外中国游客视作相关公众有突破商标地 域性原则之嫌。涉外定牌加工贸易中，案涉商标 识别商品来源功能系发生在进口国，而案涉商标 在进口国属于合法注册商标，此种情况下，国内赴外游客属于进口国市场的消费者而非境内相关 消费者。最后，不能将案涉商品存在回流境内可 能性作为混淆可能性判断依据。[5] 案涉商品回流 系形成了新的商标使用行为，而非商标贴附行为 的延续，不能偷换概念，将商品回流可能产生的 商标侵权责任归咎于代工者。
( 二 ) 境外管辖的例外
由于在实践中，可能存在委托方在境外恶意 抢注境内注册商标的情形，如不对境内注册商标 加以保护，可能导致判决不公，如何针对个案作 出相应处理同样值得讨论。基于商标权地域性原 则，境外的恶意抢注境内注册商标的行为发生在 境外，如境内商标权人需寻求保护，可以在抢注 行为发生国提起诉讼以寻求救助。如境内商标权 人诉诸境内法院，则司法机关可以在对境内加工 行为和境外抢注行为统一考量的基础上，为域内 管辖寻求管辖权基础，并严格按照相关境外管辖 制度，如基于属人管辖原则，例外地认定涉外定 牌加工行为侵害商标权。
五 、结语
涉外定牌加工类案件是否侵害商标权的认定 并非基于此种商业模式的特殊性，而是应回归到 商标侵权的基本规则体系中，剥离出该类案件中 的法律事实进行判断。一是应坚持商标独立性和 地域性原则，境外商标的实际情况不能作为境内 贴牌行为是否侵权的裁判依据，司法机关应坚持 仅就境内法律事实进行裁判;二是坚持商标性使 用作为商标侵权裁判的先决条件，涉外定牌加工 中商标贴附行为虽符合商标性使用的形式要件， 但贴附的境外商标在境内并无识别商品来源之可 能，不满足商标性使用的实质要件，故不构成商 标性使用，不能认定其商标侵权的成立。此外，不 能忽视认定侵权的例外存在，对符合境内外整体 行为损害境内商标权人的实际利益的案件，境内 司法机关应综合考量境内外因素寻求恰当的管辖 依据，以行为整体作为案件事实进行裁判。
参考文献
[1] 李扬，李晓宇.涉外定牌加工中商标侵权判定的检视与再思考[J].社会科学研究，2019(5)：101-109.
[2] 包红光.从“PRETUL”案到“HONDA”案：涉外定牌加工商标侵权判定的体系化审视与立法应对[J]. 社会科学论坛，2021(2)：146-157.
[3] 刘乐耀，谢阳.出口定牌加工商标侵权认定问题探析[J].国际商务研究，2019.40(5)：74-84.
[4] 孔祥俊.涉外贴牌加工商标贴附行为之定性[J].政法论坛，2022(3)：1-13.
[5] 张韬略，阴晓璐.我国涉外定牌加工商标侵权司法认定之演进及反思[J].国际商务研究，2020.41 (2)：65-77.
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